赴美参展须做好知识产权保护

美国是展览业大国，每年都有非常重要的展览会在美国进行。中国企业“走出去”，赴美开拓国际市场，展会更成为不可或缺的重要路径之一，境外展会因此也成为知识产权纠纷事件高发地。

参加美国展会前，首先要做好预防措施，避免侵权及被认定为故意侵权。美国专利侵权的赔偿额一般都很高，动辄可达百万、千万美元以上。如果被认定故意侵权，则可能要被判最高三倍的惩罚性赔偿。为了避免专利侵权以及故意侵权，应该注意以下方面。

中国企业要高度注意防止侵犯他人的知识产权，特别是专利权。以贴牌、代工方式出口的外贸企业，还要注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若外商既非权利人又无适当的授权证明文件，则应考虑法律风险，应坚持在合同中规定免责条款。规定如果因知识产权问题发生纠纷而发生损失，概由委托加工方负责。但事实上，因侵权被诉引起的连带损失很难得到充分补偿。被委托方还是持审慎态度为好。

中国企业在计划生产对美出口产品时，先进行相关技术领域的检索，并进行不侵权分析，即所谓的FTO检索和分析。为了避免被判故意侵权，方法之一就是要尽到审慎的义务，比如由美国专利律师出具不侵权的法律分析意见。如果能够做到这一步，通常则不大可能被法院认定为故意侵权。近年来美国专利侵权案例表明，即使没有律师的法律意见，只要有合理的理由相信涉案专利是无效的从而不构成侵权的，也有可能不被法院认为是故意侵权。即便如此，在产品进入美国市场前，请美国专利律师出具法律意见仍不失为一项好的选择。如果发现有侵权的可能性，应及时对产品进行规避设计。对于无法规避的专利技术，要么放弃出口计划，要么可尝试与专利权人进行谈判。探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性。

在美国参加展会并展出产品是否有可能侵犯别人的知识产权呢？答案是肯定的。根据美国专利法第289条，“任何人在外观设计专利权的有效期内，未取得专利权人的许可证而以销售为目的在制品上采用专利外观或该外观的可以乱真的模仿；出售或为出售而展示采用此类外观或此类乱真的仿制品……”都构成对外观设计专利权的侵权。在展会上展出，有可能被视为“许诺销售”行为甚至“销售行为”，从而构成专利侵权。

由于展会的时间通常都比较短，权利人行使权利最为有效的方式是申请法院颁布临时禁令。

如果中国企业在美国法院被诉侵权，可以考虑采取的对策：

一是提出管辖权异议。美国法院的管辖可分为对人的管辖和对物的管辖两类。通常情况下，对人的管辖的确立，首先要考查的是被告的国籍与住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的国民，从主体上说，该案就属于涉外案件。法院要主张对人的管辖，就构成了美国法上的域外管辖或长臂管辖。在传统上，美国法院在接到原告起诉后，都会尽可能找到其得以行使管辖权的理由。为此，“最低联系”原则逐渐被确立。所谓最低联系，就是要求法院在行使对案件的管辖权时，至少应当有一个起码的门槛。美国最高法院在相关案件中确立的标准通常会被美国法院援引来认定最低联系，即一般管辖与具体管辖的双重审查。只有当两个标准都符合时，法院才可以行使管辖权。中国企业如果在国内制造产品，且在美国没有经营实体的话，可以提出管辖权异议，请求法院驳回原告的起诉。

二是提出专利无效宣告请求。在美国，要想无效一项已经被授权的专利，可以有两条途径，一条途径是向美国专利商标局下设的专利审判与上诉委员会提出，另一条途径是直接向受理专利侵权诉讼的联邦地区法院提出专利无效的动议。

三是不侵权抗辩。通过分析和解读原告的权利要求，证明被控侵权产品缺少必要技术特征，或者证明与原告的专利权利要求记载的技术特征既不相同也不等同，还可证明原告在申请专利或无效程序过程中存在缩小专利保护范围的陈述或者修改、适用禁止反悔原则导致不适用等同的情况。另外，被告方也可以通过证明实施的是现有技术等进行不侵权抗辩。

四是专利不可行使。专利不可行使是美国专利法中的特殊制度。被判定为不可行使的专利继续有效但不能行使，权利人无法据此专利行使权利。这可以从授权过程中存在不正当行为或专利权的滥用角度来证明。

（作者单位：中国贸促会专利商标事务所）