【投资非洲 】南非商标抢注风险及其法律救济

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作者简介

张小虎 湘潭大学中非经贸法律研究院副院长、副教授

李敏 湘潭大学中非经贸法律研究院硕士生

导读

商标无效宣告和商标异议申请是企业在南非维护商标所有权的两个重要途径

●中国商标曾在南非遭抢注

●南非商标注册的保护制度

●南非商标抢注的救济途径

●中国企业在南非应对商标抢注的策略 

鉴于我国知名商标在南非遭到抢注的现实情况，南非一标一类的申请原则和单一的国家注册制度，对我国企业在当地进行商标注册造成了阻碍。我国企业在南非经贸投资时应做好商标海外注册战略规划，及时关注全球商标公告和南非商标制度的发展趋势，从商标保护源头上维护我国知名商标在南非的价值。

中国商标曾在南非遭抢注

非洲知识产权组织（OAPI）曾刊登了自然人“DENG MING”申请的28件商标的注册公告，该28件商标均是在我国有较高知名度的商标，包括华为技术有限公司的“HUAWEI”、TCL集团的“TCL”、美的电器的“Media”、宁波雅戈尔集团的“YOUGNOR”、五粮液集团的“WULIANGYE”、新科电子集团的“Shinco”、四川长虹集团的“CHANGHONG”、康佳集团的“KONKA”、中国国际旅行社的“CITS”等商标。同样，“长虹”商标在南非被一家中国企业抢注，很显然该抢注者抢注“长虹”这一商标在主观上是恶意的，该抢注者试图通过“傍名牌”的方式来扩大自己的市场范围，提高销售量，获取更高的利润；同时还有一些主体通过在国外大量申请知名商标以此获得商标在该国的专用权，而后向该商标在中国真正的所有权人进行转让来获得高额的转让费。

中国与南非的商标法律制度存在较大的差异。南非商标法中对于商标注册有着特殊规定，对我国企业赴南非投资过程中进行商标注册造成了阻碍。第一，南非商标法规定采取“一标一类”的商标注册制度，申请人在对商标提出注册申请时，对不同类别的申请注册商标应分别提出申请、分别缴纳注册费，导致注册效率降低和注册成本升高。第二，南非目前尚未加入《商标国际注册马德里协定》及其《议定书》，商标注册方式为单一的国家注册，要求针对每一类商标均需要提出申请并缴纳费用，且须委托当地律师。由于单一注册制度存在弊端，许多中国企业在南非进行商标注册遇到了障碍，使我国企业海外商标法律风险大、维护成本高，商标被抢注、恶意使用的现象层出不穷。

南非商标注册的保护制度

南非国内对商标保护的相关法律有《商标法》《商标法实施细则》《假冒商品法》和《知识产权法修正案》。一方面，在普通商标保护上，首先，明确规定可注册和禁止注册的商标范围。“可区分性”是商标在南非获得注册的基本要求，即该商标能够将其适用的商品和服务与他人的商品和服务区分开来；其次，明确商标注册的流程。商标的注册申请应向注册官提出，注册官完成审查后决定受理或予以驳回，受理后应按照规定方式尽快公告，若在公告后三个月内无利害关系人对该商标提出异议，即可获得注册；最后，设置商标注册簿。对于已获注册的商标，应在商标注册簿上登记，记录注册商标的详细内容，以便后续查询使用和权利变更等。另一方面，在驰名商标保护上，南非作为《保护工业产权巴黎公约》成员国，对驰名商标的保护受该公约影响。即使我国某一驰名商标未在南非获得注册，但只要南非国内某商标同该驰名商标使用在相同或类似的商品和服务上，构成或主要部分构成对该驰名商标复制、模仿、翻译，并且可能造成欺骗或者混淆的，则该商标的使用将受到限制。

此外，南非加入的国际条约，对商标注册采取特殊规定。首先，南非于1947年加入了《保护工业产权巴黎公约》，适用广义的工业产权，该公约明确规定了商标的优先权原则，即申请人在成员国内已经提出商标注册申请，在该申请提出后六个月内再次向其他成员国提出商标注册申请，则视第一次提出申请之日为申请日，还规定了同一商标在不同国家保护的独立性；其次，南非于1995年加入了《与贸易有关的知识产权协定》，要求拟注册的商标应具有可区分性，在商标获得注册前或注册后，各成员国可对商标注册提出异议，各成员国还可将商标的使用作为注册条件，但是商标的实际使用不得作为接受申请的一项条件，也不得仅以自申请之日起三年期满后商标未按照原意使用为由拒绝申请；最后，南非加入了1975年生效的《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》，依据类别和字母顺序将商品和服务按照1—45类的顺序排列，其中货物注册34种，服务注册11种，商标注册申请人在向相关机构申请时，须申请书上填写在何种商品或服务上申请商标注册。

南非商标抢注的救济途径

当我国商标在南非被抢注时，商标所有权人以及利害关系人可通过商标异议和商标无效宣告进行救济，这两种救济方式可在商标注册的不同阶段使用。

（一）通过商标异议以阻止获得注册

商标异议，即任何利害关系人，自商标申请公告之日起三个月内向南非知识产权局对该商标提出异议的制度。南非商标异议制度采取“异议前置”，被侵权人或者其他利害关系人应当在相关机构发布申请公告之日起三个月内或经注册官同意更长的时间内，向南非公司与知识产权局提出商标异议，包括绝对理由和相对理由。异议人提出异议后该局向被异议人发出异议通知，由被异议人向该局做出答复决定是否答辩，若参与答辩则在收到通知两个月内提出答辩理由，即使被异议人对该异议不进行答辩也不影响相关机构对此做出决定，此种情况下将会作为缺席审理；然后由知识产权局向异议人发出质证通知并由异议人一个月内提交质证理由，后将该理由转交给被异议人；最后，南非公司与知识产权局组织双方进行听证并最后做出异议决定。

商标异议审理周期在商标异议申请之日起24—36个月内审结。如异议双方不服异议决定，可向高等法院提起诉讼；若对高等法院的诉讼结果不服，可进一步向最高上诉法院上诉。由于在南非进行商标异议的成本比较高，因此建议我国企业在进行商标异议之前可以向被异议人发出警告函，要求其撤回商标申请，如此一来便可以极大地减少异议的时间及成本。

（二）获注后采用无效宣告使商标取消注册

商标的无效宣告制度同商标异议制度最大的不同点在于，商标无效宣告适用的时间在商标获得注册后，而商标异议制度适用的时间在商标注册流程中，两种制度的结合更加有效地保障了权利人的商标权，即使商标获得注册以后也有权利救济的途径。对于一商标宣告无效会根据申请主体以及申请理由不同分为两种不同的情形：第一种是利害关系人可基于相对理由向南非知识产权局或高等法院提出无效宣告申请，但此种情形下将受五年期限的限制；第二种情形为任何人基于绝对无效的理由、利害关系人基于恶意注册而向南非知识产权局或高等法院提出无效宣告申请，这种情形下并不受五年时间的限制。申请人提出无效宣告申请以后，南非知识产权局或高等法院通知被申请人，被申请人自收到通知后决定是否答辩，决定答辩应在两个月内做出答辩理由；即使不参加答辩也不会影响南非知识产权局或高等法院的决定；而后南非知识产权局或高等法院向申请人发出质证通知，申请人应当在收到质证通知后一个月内向官方机构提交质证理由，然后由南非知识产权局或高等法院将该质证理由转送给被申请人，被申请人收到质证理由后官方机构组织双方进行听证，最后做出无效宣告的决定。

南非商标法对于商标无效宣告并没有规定的明确的审理周期，在实际审理过程中也会根据案件的具体情形而决定。对于无效宣告的结果不服的，可向高等法院提起诉讼；对于高等法院判决不服的，可以进一步向最高上诉法院提起上诉。

中国企业在南非应对商标抢注的策略

第一，做好商标海外注册战略规划。南非“一标一类”的申请制度和单一的国家注册方式，加之匮乏的南非商标注册工作人员，导致南非商标注册效率低，因此在企业进入以前应尽早进行商标注册。首先应了解当地的商标注册制度，至少提前五年作出商标注册的规划，明晰当地商标注册的要求和注册流程，选择更加合适的方式在当地进行商标注册。同时注重商标的后续维护，注意当地对商标的保护期限，及时续展或重新注册，避免被他人恶意抢注或使用。

第二，及时关注全球商标公告。关注南非商标受理公告和注册公告，若存在自有商标被他人抢注的情形，应及时在公告期内向相关部门提出商标异议或宣告商标无效。在此过程中，企业均须提供相应的证据，证明其为真正的商标所有权人，以及他人侵权的相应证据。由于某些证据或将随时间的发展而灭失或难以取证，因此商标所有权人应在商标注册或使用之初，就应对相关证据进行保全并予以公证，提高其公信力。

第三，把握南非商标制度的发展趋势。2021年非洲大陆自贸区正式启动，包括南非在内的多个非洲国家被批准加入了《非洲大陆自贸区协定》，协定内容涵盖了货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、竞争政策和争端解决等方面，未来在非洲大陆自贸区内部极有可能会出现一个统一的商标管理制度，该形势下，我国企业在南非以及非洲大陆自贸区其他成员国进行商标注册和保护时可适用该种制度，以提高商标保护的效率。

【教育部人文社会科学研究规划基金项目《中国民营企业投资非洲的法律风险防控研究》（22YJAGJW007）】