中国企业开展美国商标事务须知

导言

作为世界经济强国，美国一直是国内企业选择开展业务的热门国家之一。美国市场的高收益和购买力都是吸引企业进行品牌投放的原因。然而，由于商标权和商标保护具有地域性，中美商标法商标申请和授权许可方面存在巨大差异。2019年2月，美国专利商标局（USPTO）提出一项议案，要求所有境外企业注册美国商标及办理美国商标事务（驳回复审、异议、撤销等）必须聘用美国律师。这一提案，无疑关系着中国出海企业的切身利益。于中国企业而言，如果政策落实，则必须考虑中美两国商标法对于注册和授权的不同规定。本文旨在帮助中国企业了解美国商标事务的特殊规定，实现美国商标价值。

一

商标申请的身份要求

根据美国官方公布的数据，美国商标局2018年商标注册量比2017年增加了7.5倍，共收到638847个类别的商标申请，其中中国大陆是申请量最高的国家，占9%（58000个类别）以上。在过去6年，中国在美国的商标申请量增加了11倍，远高于其他国家在美国的商标申请量。2019年2月15日，美国专利商标局（USPTO）公布了一项调整联邦法律的提案。根据该提案，居住在美国境外的商标申请人、注册人以及商标复审和上诉委员会程序（TTAB）中的有关各方应聘用一名在美国拥有职业资格的商标律师。该提案主要适用于在美国境外拥有合法住所或主要营业地点的商标申请人、注册人以及相关各方。此类商标申请人、注册人以及各方应聘用一名在美国拥有职业资格的律师来代表自己在USPTO进行商标的申请工作。虽然该议案的目的旨在鼓励客户遵守联邦商标法律、确保向USPTO提交的商标申请的精准性和确保美国商标注册机构的完整性和一致性，美国要求境外企业注册美国商标需聘用美国律师，这无疑从某种层度上提高了市场准入门槛。

根据美国联邦法规规定，仅以下身份可在美国专利商标局办理相关商标业务：

1. 本人，代表自己申请注册所拥有的商标，代表担任合伙人企业所拥有的商标，担任企业官员或同等职位，并授权作为其代表申请商标；

2. 在美国持律师牌照和被授权可向美国专利商标局办理相关业务的私人商标律师；

3. 被美国专利商标局授权可代表位于加拿大的申请人的加拿大代理人或律师；

4. 1957年1月1日前得到认可向美国专利商标局办理相关业务的某些商标代理人。

基于美国专利商标局的规定，中国作为境外企业，在申请注册美国商标时，只能由本人或者聘用美国持牌律师申请注册美国商标。然而，国内大部分申请注册美国商标的企业或个人，基本都是通过国内代理机构完成的，而国内代理机构基本都没有自己的美国商标律师，于是他们就用个人名义给国内企业或个人申请注册美国商标，造成了美国专利商标局不规范的，无效的商标申请量增多。中国企业在美国开展商标注册业务时应注意查实代理机构在美国的实体地址、美国律师的姓名、牌照号码和执业地点，核实是否真正聘用了美国律师进行代理。

二

商标许可的质量控制要求

进行授权许可是实现商标价值最大化的有效方式之一，也是中国企业快速进入美国市场并占有一定市场份额方式之一。在美国，正确对商标进行质量控制所涉的利益相当重大。根据《兰汉姆法》（涉及商标权的主要立法），许可人有责任控制自己商标的使用情况，否则将面临商标被视为放弃和失去商标的可能性。如果许可人未保留批准的权利，且事实上也没有对许可使用进行批准，将可能被他人指称其已经放弃了自己的商标及商标权。这种缺乏控制的许可通常称为“赤裸”许可。很明显，许可人要避免自己宝贵的商标被视为放弃的任何可能，防止出现这种情况的最佳做法是签订全面的使用许可协议，对质量控制事项和产品的一致性作出规定。当中国企业聘请美国律师撰写商标许可使用合同时，必须仔细审查其中的质量控制条款，条款一定要写清最基本的控制标准，并列出被许可人提供产品样本的时间表以及许可人拥有审查和出具书面批准产品合格的权利。同时，许可合同不仅仅要列出许可人按时检查被许可人生产基地以及查看客户反馈的权利，还要描述其检查的程序和批准的标准。此外，许可合同还要明确被授权商标应该从任何不达标产品上移除。笔者还建议，中国许可人保留其为控制产品质量所做一切努力的证据，防止今后被指控商标授权被认定为“赤裸”许可。

三

治外法权的管辖权范围

美国《兰汉姆法》的治外法权随着今年来美国各地区法院的生效判决而被逐步确立下来。在Belmora LLC 诉Bayer ConsumerCare AG， 819 F． 3d 697（第四巡回法院，2016年）一案中，第四巡回法院裁定，在美国未使用其商标的境外商标持有人可以对美国同一商标持有人提出有关虚假陈述、虚假宣传以及商标撤销方面的索赔与要求。它为美国境外商标持有人，防止他人免费利用其国际声誉提供了一个重要工具——甚至是在商标持有人在美国没有进行销售的情况下。这个案件为中国企业在美国发现自己国际声誉受到损害提供了一个权利保护的渠道。

而根据2016年第九巡回上诉法院在Trader Joe’s公司诉 Hallatt的判决，《兰汉姆法》中的“在商业中使用”条件与“商业贸易”的广泛定义赋予了该法案治外法权。这些条件源自国会在商业贸易条款下，管理州际及境外商业活动的权利。如果满足以下条件，《兰汉姆法》可适用于治外权诉讼：（1）所指控的违规行为对美国的境外贸易产生了一定影响；（2）根据《兰汉姆法》，该影响足以产生一定危害；（3）美国境外贸易的利益和联系与境外司法管辖息息相关，从而足以证明治外法权适用的合理性。

中国企业应该更加重视在美注册和保护好其美国商标权利。如果发现在美国境外，有侵犯其国际声誉的行为，在考虑该外国商标法保护途径之外，也可以考虑是否可以因为该行为对其美国商业贸易可能产生的影响，提出保护和赔偿诉求。成功打造像美国、日本那样家喻户晓的品牌，中国绝大多数企业还有很长的一段的路要走。作为现代企业发展的护身符，商标的海外保护，应从战略的高度进行认识。国内企业需要加强对商标的自我救济保护意识，使品牌无形资产不断增值，使企业始终处于不败之地。